Info Internazionali

Cos'è il Marchio Internazionale

E' un sistema basato su di un accordo internazionale ("Arrangement di Madrid e Protocolle") che consente, tramite il c.d. marchio internazionale, di evitare i depositi plurimi per ottenere la registrazione del marchio in più stati.

Il meccanismo istituito dall'Intesa e dal Protocollo è il seguente: chi è titolare di una domanda di marchio (Protocollo) o di una registrazione di marchio (Intesa), presso un Ufficio Brevetti nazionale, può chiedere a tale ufficio di trasmettere all'Ufficio Internazionale per la protezione della proprietà industriale di Ginevra, la richiesta di registrare tale marchio con effetto nei paesi aderenti che saranno indicati.

Il deposito della domanda di registrazione internazionale equivale al deposito della domanda di registrazione del marchio presso ogni paese designato il quale ha 12 o 18 mesi, dalla comunicazione del deposito da parte dell'Ufficio di Ginevra, per dichiarare di non riconoscere l'esclusiva per quel segno quando vi sono ragioni che avrebbero determinato il rigetto di una domanda nazionale. In definitiva il sistema dell'Intesa e del Protocollo consente di evitare depositi plurimi attraverso un unico procedimento di registrazione compiuto a livello internazionale, originando un fascio di marchi nazionali, ciascuno sottoposto alla disciplina ed alla giurisdizione locale.

Il marchio internazionale non è quindi un tipo di marchio che vale anche all'estero, ma è una speciale procedura che permette, depositando una sola domanda, di chiedere la registrazione del proprio marchio in più paesi. Il richiedente, dunque, sarà titolare di tanti marchi nazionali quanti sono gli stati dove ha chiesto il deposito. Le procedure di registrazione seguono il percorso di esame normale di ogni stato: e potrà quindi accadere che la domanda di registrazione sia respinta in uno stato (perché, ad esempio, il marchio è descrittivo), concessa in un altro, oggetto d'opposizione in un altro ancora.

È necessario osservare che questa procedura è disponibile solo per i paesi che hanno aderito all'Intesa di Madrid o al Protocollo: gli Stati Uniti, ad esempio, non hanno aderito all'accordo, e dunque chi vorrà depositare un marchio in tale paese dovrà effettuare domanda specifica presso la competente autorità nazionale.

Occorre poi tenere presente che la sorte dei marchi nazionali ottenuti dipende per i primi cinque anni dalla sorte del marchio depositato presso il paese d'origine: se in tale periodo viene meno l'esclusiva nel paese d'origine, perde efficacia anche il deposito internazionale.

Il protocollo di Madrid è stato adottato a Madrid il 27 giugno 1989 al fine di introdurre alcune innovazioni nel sistema della registrazione internazionale dei marchi istituita dalla già citata intesa di Madrid del 1891. Come l'intesa di Madrid, anche il protocollo di Madrid disciplina la registrazione internazionale dei marchi presso l'Ufficio internazionale dell' OMPI/WIPO. Inoltre - diversamente da quanto prevedeva l'intesa di Madrid - il protocollo consente alle organizzazioni intergovernative che hanno un proprio sistema regionale per i marchi di partecipare al sistema di registrazione internazionale.

Il protocollo di Madrid ha istituito quattro principali innovazioni di tipo procedurale:

Il richiedente la registrazione internazionale può basare la sua domanda non solo su un marchio nazionale o regionale registrato, ma anche su una domanda di registrazione nazionale o regionale depositata presso un ufficio nazionale o regionale di origine (articolo 2)
Ciascuna parte contraente in cui il richiedente domanda la protezione può dichiarare, con apposita notifica, nel termine di 18 mesi (anziché 12 mesi) che a tale marchio non può essere accordata protezione nel proprio territorio. Questo periodo può essere prorogato in caso di opposizione contro la registrazione internazionale (articolo 5)
L'Ufficio di ciascuna parte contraente può riscuotere tasse di designazione (indicazione dei paesi per i quali si chiede la protezione) più elevate di quelle previste dall'intesa di Madrid (articolo 8)
Le registrazioni internazionali radiate perché il marchio nazionale o regionale che ne costituisce il fondamento non ha più efficacia (impugnazione del marchio di base o della domanda di base; articolo 6) possono essere trasformate in domande di registrazione nazionale o regionale che beneficiano della stessa data di deposito e, se applicabile, della stessa data di priorità (articolo 9 quinquies)

Per il resto, il protocollo di Madrid ha struttura sostanzialmente analoga all'intesa di Madrid. Ad esempio, in tutti gli Stati che sono parti contraenti del protocollo di Madrid, la registrazione internazionale è disciplinata dalle stesse regole che si applicano alle domande nazionali o regionali, sia con riferimento ai termini e ai requisiti di registrazione che ai diritti conferiti al suo titolare. Il sistema del protocollo di Madrid è caratterizzato dai seguenti elementi:

La registrazione internazionale non dà luogo a un marchio sovranazionale, ma piuttosto a un sistema di deposito centralizzato, con efficacia equivalente a quella di una serie di domande di deposito nazionale o regionale
La registrazione internazionale non può essere richiesta direttamente dall'interessato; essa deve essere chiesta sulla base di una registrazione o domanda nazionale o regionale presentata a un ufficio della proprietà industriale nazionale o regionale per il tramite di quest'ultimo ufficio

Dato che l'intesa di Madrid continua ad essere uno strumento ambìto per ottenere la registrazione internazionale dei marchi, il protocollo di Madrid funzionerà in modo complementare con l'intesa suddetta. Per questo motivo il protocollo contiene una clausola di salvaguardia in virtù della quale le disposizioni del protocollo di Madrid non hanno efficacia nei confronti di registrazioni internazionali basate su domande o registrazioni di marchi originarie di un ufficio di origine di uno Stato che sia parte tanto dell'accordo quanto del protocollo di Madrid e che designi qualsiasi altro Stato che sia anche parte tanto dell'accordo quanto del protocollo di Madrid (articolo 9 sexies).

Secondo l'Intesa di Madrid, la domanda internazionale deve necessariamente essere basata su una registrazione nazionale effettuata presso l'Ufficio di origine.

In virtù del Protocollo, una domanda internazionale può essere fondata più semplicemente su una domanda di registrazione depositata presso l'ufficio nazionale (la cosiddetta "domanda di base"), oltre che naturalmente su una registrazione nazionale di base.

I cittadini italiani possono accedere ad entrambi le parti dell'Accordo di Madrid, con procedure diverse secondo questa casistica:

- Richiesta d'estensione a paesi che hanno aderito solo all'Intesa - formulario MM1 (il marchio di base dovrà essere già' stato registrato dall'ufficio d'origine)
- Richiesta d'estensione a paesi che hanno aderito solo al Protocollo - formulario MM2 (il marchio di base può anche non essere già' stato registrato dall'ufficio d'origine)
- Richiesta d'estensione a paesi che aderiscono sia all'Intesa sia al Protocollo - formulario MM3(il marchio di base dovrà essere già' stato registrato dall'ufficio d'origine)

La registrazione internazionale si ottiene presentando una domanda presso uno degli Uffici Brevetti delle Camere di Commercio, a Milano in Via Camperio 3 - terzo piano, e allegando:

Il modulo predisposto dall'OMPI integralmente compilato
L'atto di procura o lettera d'incarico (eventuale)
Una riproduzione del marchio
Una riproduzione a colori qualora il richiedente rivendichi uno o più colori come elemento distintivo
La ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa
Il versamento delle tasse internazionali a favore dell'OMPI di Ginevra

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